**Artículo preparado para Lvcentinvs por Ernesto Barzola, alumni del Magister Lvcentinvs**

Ante la eterna pregunta ¿Cómo se registran marcas no tradicionales?, es decir, aquellas que escapan a la bidimensionalidad y al concepto clásico de representación gráfica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina nos ilustra e informa sobre la manera en que las oficinas deben responder ante la solicitud de este tipo de marcas, en específico, con relación a las marcas táctiles.

Así, en el Proceso 242-IP-2015, el Tribunal Andino absuelve la solicitud de Interpretación Prejudicial solicitada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La solicitud de interpretación surge en el procedimiento de registro, en clase 33, de una marca táctil (TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR”), cuya descripción es la siguiente:

 “Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos, romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en distintos tamaños

 En ese sentido, y ante los pocos casos de marcas táctiles presentadas ante la Dirección en mención, la Superintendencia efectuó once preguntas, las cuales pueden ser resumidas de la siguiente manera, en virtud del tratamiento efectuado por el Tribunal Andino:

 – ¿Se puede registrar una textura específica como una marca táctil, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486?

– ¿Cómo se cumple el requisito de la distintividad de una marca táctil?

– ¿Cómo opera la representación gráfica de la marca táctil en el momento en que se proceda a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con el fin de que los terceros interesados obtengan una idea clara y precisa del signo que se solicita a registro, eventualmente se registre y en consecuencia los consumidores se aproximen a la marca?

– ¿Debe analizarse si los materiales que componen una marca táctil son genéricos, propios o necesarios del producto y analizar si éstos cumplen con el requisito de la distintividad?

Distintividad de los signos táctiles

El Tribunal Andino reconoce que en las marcas táctiles el objeto generador de reconocimiento, y sobre el cual recaerá la protección, se encuentra determinado por la superficie (considerando 58). Más aún, abunda señalando que “Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir (distintividad). Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad (a ser analizada posteriormente por el Tribunal), o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado (distintividad adquirida)”.

Nota particular merecen las citas efectuadas por el Tribunal Andino, con relación a algunos casos de texturas registradas con anterioridad, especialmente en EEUU. Este punto resulta interesante puesto que considera a la escritura braille como un tipo de marca táctil; esto de conformidad con lo establecido por la OMPI en el documento denominado “Nuevos Tipos de Marcas” (considerandos 60 y 76). Cabe indicar que esta referencia al sistema Braille se realizó al señalar que la representación gráfica del signo (táctil) suele efectuarse por impresión en relieve, entendiendo el Tribunal que al presentarse un signo escrito bajo el sistema Braille, éste deberá ser considerado como una marca táctil.

Ahora bien, el Tribunal Andino entiende que la problemática en el registro de marcas táctiles lo constituye la distintivad intrínseca (considerando 81), entendida por el Tribunal como la aptitud de un signo para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca (considerando 83).

Abunda señalando que a efectos de registro, los signos táctiles deben cumplir, además de la distintividad intrínseca señalada, con distintividad extrínseca, definida por el Tribunal Andino como la capacidad de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase (considerando 83).

Así, el Tribunal Andino concluye indicando que un signo táctil, al igual que cualquier signo cuyo registro se solicite, debe contar con distintividad (intrínseca y extrínseca) y debe ser susceptible de representación gráfica (considerando 63).

Representación gráfica

El principal problema en el registro de signos táctiles, así como de otros signos no tradicionales, consiste en la representación gráfica.

El Tribunal Andino, sobre este punto, retoma un concepto no presente, textualmente, en la actual Decisión 486. El requisito de perceptibilidad, el cual, según el Tribunal se encontraría subsumido en el concepto de representación gráfica. Así, considera lo siguiente: “El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido desde la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición (representación gráfica) toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.(considerando 67)

En virtud a ello, define a la susceptibilidad de representación gráfica como “la aptitud que posee un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.” (considerando 69)

Sobre este punto, el Tribunal Andino acierta en retomar el concepto de perceptibilidad, puesto que ello permite dar mayor amplitud a la gama de signos que pueden ser registrados como marca, ello en la medida que lo único que se requiera es, justamente, que el signo pueda ser captado por el público, independientemente si puede ser apreciado de manera visual, auditiva, olfativa o táctil.

Presentación de solicitud y publicación para oposiciones

En cuanto a las formalidades de las solicitudes, el Tribunal Andino establece en la Interpretación Prejudicial parámetros bastante claros a efectos de permitir que se pueda identificar el signo a registrar de la manera más precisa. Más aún, se aclara que es facultad de las oficinas nacionales(…) exigir documentación o cualquier otro soporte material necesario para determinar con exactitud el alcance de la protección que se reivindica (…) la problemática de la representación gráfica del signo a los fines de su publicación (y posibles oposiciones) atañe a la Oficina de marcas y no al titular” (considerando 75).

El Tribunal considera que la representación gráfica no es sólo un mero requisito técnico, sino que supone la manifestación del “principio de precisión” (considerando 91). Al respecto, el Tribunal Andino resalta la importancia de la mayor precisión en los nuevos tipos de marcas a efectos de tener un pleno conocimiento del objeto de protección; así, expone dicha importancia de la siguiente manera:

“(…) una mayor precisión en los registros de nuevos tipos de marcas delinea más claramente y, en consecuencia, protege mejor los derechos de los titulares de registros de este tipo de marcas. Los registros y publicaciones de solicitudes de registro más específicos permitirá a los empresarios, al realizar búsquedas en el registro de marcas, descubrir posible competencia en el mercado y protegerse contra posibles casos de infracción antes de invertir elevadas sumas en el desarrollo y promoción de nuevas marcas. Adicionalmente, la definición precisa de la marca informa a los competidores y titulares de marcas de posibles casos de infracción, disminuyendo y, posiblemente, previniendo el riesgo de confusión en el público consumidor.

 La representación gráfica también ayuda a las autoridades en el examen de registrabilidad y, eventualmente, en proteger la marca contra usos no autorizados por parte de otros competidores. El requisito de representación gráfica permite una definición precisa de la marca, de tal manera que el titular de la marca, los consumidores y competidores puedan comprobar el alcance de la protección otorgada a la marca mediante su registro, o el alcance de la protección que se solicita, mediante su publicación.

 La representatividad gráfica resulta igualmente importante para los nuevos tipos de marcas, por cuanto asegura que el alcance y naturaleza de la marca sean claramente definidos y comprensibles para que así terceras personas, que realicen búsquedas en el registro de marcas, puedan identificar claramente lo que se ha registrado, es decir, el objeto de protección” (considerandos 94 a 96).

Teniendo en cuenta ello el Tribunal Andino interpreta de manera amplia el concepto de “representación gráfica”, señalando que a efectos de que la representación gráfica (y sobre todo el principio de precisión) de un signo táctil se cumpla, la solicitud debe contener los dos siguientes requisitos:

– (i) la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y,

– (ii) muestra física de la marca táctil.

Cabe indicar que corresponderá a la Oficina ofrecer los medios necesarios para que la muestra física sea accesible a cualquier persona.

Evaluación de los registros táctiles

Por otra parte, el Tribunal se pronuncia, en primera instancia, sobre las texturas de uso común. Sobre este punto, resulta pertinente indicar que la pregunta efectuada se encontraba referida al análisis de los materiales que componen la marca táctil; sin embargo, la Interpretación analiza a la textura y no a los materiales que lo compondrían. Al respecto, si bien el Tribunal no especifica la razón por la que el análisis se efectúa de dicha manera, ello se debe a que, conforme lo señala al inicio, la distintividad se debe evaluar con relación a la textura, siendo el material a utilizar indiferente para la evaluación de la distintividad. Así concluye señalando que si una textura es usual, la misma debe ser denegada en virtud de lo señalado en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486, prohibición referida a las formas usuales o características impuestas por la naturaleza o función del producto, extendiendo el concepto de forma a textura (considerandos 122 y 136).

Finalmente, en la interpretación se señala que la distintividad también supone la no funcionalidad del signo; es decir, que la textura no cumpla una función técnica, como parte de la naturaleza del producto o de su misma esencia.

En conclusión, la interpretación si bien resulta algo extensa por la cantidad de cuestiones elevadas, es interesante al proponer premisas que permitirán conocer con mayor exactitud el alcance de la protección de los signos táctiles, así como reglas claras con relación a la manera en que las solicitudes deben ser presentadas, quedando esperar que las Oficinas de Marcas se adecuen a éstas antes que las solicitudes de signos táctiles empiecen a multiplicarse.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.