**Artículo preparado para Lvcentinvs por Aitor Pomares Caballero, alumni del Magister Lvcentinvs y abogado de Berenguer & Pomares Abogados**

Se respira aroma de Indicaciones Geográficas en las Salas del Tribunal General en estos últimos meses: la sentencia de 30/9/2015 en el asunto T-136/14 BASmALI – BASMATI; las sentencias de 2/10/2015 en los asuntos T-625/13 ; T-624/13 y T-627/13 DARJEELING; y las sentencias del pasado 18/9/2015 en los asuntos T-387/13 y T-359/14 CAFÉ DE COLOMBIA, que son objeto del presente comentario, y que cuentan con gran aplicación práctica para oposiciones a marcas basadas en Indicaciones Geográficas.   

En los citados asuntos T-387/13 y T-359/14, el Tribunal General ha resuelto sobre la interrelación de los arts. 13.1 del «Reglamento (CE) No 510/2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios» (en adelante, Reglamento 510/2006) –relativo a la Protección de estos derechos–, 14.1 del mismo texto legal –relativo a las Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas— y 8.4 del «Reglamento (CE) No 207/2009 sobre la marca comunitaria» (en adelante, Reglamento sobre la marca comunitaria) –relativo a oposiciones basadas en otros signos distintos a las marcas, como son las Indicaciones Geográficas–.  

El art. 13.1 del Reglamento 510/2006 extiende la protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas a supuestos de utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados o en la medida en que comporte un aprovechamiento de su reputación (letra a); usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto (letra b); cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos (letra c); cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto (letra d).

Por su parte el art. 14.1, en su primer párrafo, establece que “se denegarán las solicitudes de registro de marcas [posteriores] que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos”. También “Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero”.

Se observa, pues, a priori, una incoherencia entre el ámbito de protección previsto en el art. 13.1, aplicable a actos realizados en el comercio, y el otorgado por el art. 14.1, que regula los conflictos en el Registro de marcas. Concretamente, el art. 14.1 prevé un requisito adicional —que se refieran a la misma clase de productos– que no figura entre los requisitos de aplicación del art. 13.1, cuyo ius prohibendi se extiende, cuando menos, a actos realizados en relación con productos comparables o actos que conlleven un aprovechamiento de la reputación; debiéndose destacar, además, que tampoco sus letras b, c y d exigen que el producto “infractor” sea de la misma clase que el amparado por la Indicación Geográfica.    

Esta incoherencia se hace aún más evidente en el texto del actual «Reglamento (UE) No 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios» (en adelante, Reglamento 1151/2012) que derogó y sustituyó al Reglamento 510/2006; pero no aplicable a los asuntos que nos ocupan por cuestión temporal. Concretamente, el art. 13.1 del Reglamento 1151/2012 (que mantiene numeración idéntica a la del anterior Reglamento), en su letra b, extiende la protección de estos derechos también a supuestos de evocación en relación con servicios; por lo que se aparta ya nítidamente de lo previsto en el art. 14.1 (al menos con una interpretación literal de su contenido), que sigue exigiendo que la marca conflictiva posterior se refiera a productos de la misma clase que el protegido por la Indicación Geográfica para ordenar su rechazo.

Digno de mención resulta también el Considerando 55 del Reglamento 1151/2012 que añade que “Los criterios por los que una marca posterior deba rechazarse o, en caso de haberse ya registrado, invalidarse por entrar en conflicto con una denominación de origen o una indicación geográfica preexistente deben corresponder al ámbito de aplicación de la protección otorgada a esa denominación de origen o indicación geográfica”; lo que abunda en la idea de que cualquier interpretación de los artículos ya citados que lleve a considerar más reducido el ámbito de protección de estos derechos en el plano registral, respecto del que gozan en el comercio, sería contraria a Derecho.

En este contexto, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, sobre la base de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Café de Colombia”, inició sendas acciones: una de oposición contra la solicitud de marca comunitaria nº 9225798 “COLOMBIANO HOUSE” (figurativa) para ‘servicios de restauración (alimentación); servicios de restaurantes, bares y coctelerías; servicios de comidas preparadas; tiendas que administran comida y bebida en su interior o para llevar; servicios de comidas y bebidas; bares de bocadillos, bares de aperitivos’ en clase 43

colombiano house

y otra de nulidad contra la marca comunitaria nº 4635553 “COLOMBIANO COFFEE HOUSE” (figurativa) para ‘té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo’ en clase 30 y ‘servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal’ en clase 43.

colombiano coffee house

Ambas se basaban, inter alia, en el motivo de oposición del art. 8.4 del Reglamento sobre la marca comunitaria (y también de nulidad, por remisión del art. 53.1.c). De acuerdo con este precepto, mediando oposición del titular de otro “signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local” (incluidas las Indicaciones Geográficas, previa acreditación de su uso con el alcance referido) se denegará el registro de la marca posterior si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria que regule dicho signo, el mismo “confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior”.

Entendía el oponente y solicitante de nulidad (representado por quien suscribe) que el art. 8.4 del Reglamento sobre la marca comunitaria contiene una remisión directa al art. 13.1 del Reglamento 510/2006, en la medida en que es ésta la norma que otorga “el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior”; no resultando, pues, de aplicación a procedimientos basados en este motivo relativo de denegación el art. 14.1 del Reglamento 510/2006.

Sin embargo, tanto las Divisiones de Oposición y Anulación, como la Sala de Recursos de la OAMI, entendieron que resultaba de directa aplicación a los presentes supuestos, basados en el art. 8.4 del Reglamento sobre la marca comunitaria, el art. 14.1 del Reglamento 510/2006 al ser la lex specialis que regula el conflicto entre IGP y solicitudes o registros de marcas. Así pues, en sede OAMI, el procedimiento contra la marca comunitaria nº 9225798 “COLOMBIANO HOUSE” concluyó con la desestimación total de la oposición, mientras que la acción de nulidad contra la marca comunitaria nº 4635553 “COLOMBIANO COFFEE HOUSE” concluyó con su anulación pata ‘té y cacao’, desestimándose la nulidad en relación con los restantes productos de alimentación de la clase 30 y con los servicios de restauración de la clase 43.  

Consideró la Sala de Recursos que los servicios de restauración (incluyendo cafeterías) de la clase 43, así como la mayor parte de productos de alimentación de la clase 30 (‘azúcar, pastelería, confitería, etc.), no pertenecen a la misma clase de producto que el ‘café’. En consecuencia, se consideró incumplido el primero de los requisitos del art. 14.1 y, sin entrar si quiera a analizar si las marcas impugnadas corresponden con alguna de las situaciones prohibidas por el art. 13, se rechazó la posición y solicitud de nulidad.    

Sin embargo, esta interpretación ha sido corregida por el Tribunal General en las sentencias citadas al inicio del presente comentario.

De acuerdo con el Tribunal, “en el supuesto de una oposición basada en una IGP (…) el Artículo 8(4) del Reglamento No 207/2009 y el Artículo 13(1) del Reglamento No 510/2006 deben ser aplicados conjuntamente”, de manera que “la Sala de Recurso erró al aplicar las condiciones del Artículo 14 del Reglamento No 510/2006” en el contexto de la presente oposición y solicitud de nulidad (ap. 41 y 44 en la sentencia del asunto T-387/13; traducción no oficial). Recuerda además (ap. 42) que, en los asuntos Budějovický Budvar T-57/04, T-71/04, T-60/04 y T-64/04, el propio Tribunal ya había destacado que el art. 8(4) del Reglamento sobre la marca comunitaria exige que la legislación aplicable al signo en cuestión otorgue a su titular el derecho a prohibir el ‘uso’ de una marca posterior, no el derecho a prohibir su ‘registro’; si bien, en dichos asuntos no se decidía sobre la aplicación de uno u otro artículo de un mismo texto legal (el Reglamento 510/2006), sino sobre la aplicación o no de un precepto de legislación nacional (el Código Rural francés).       

Al considerar que la aplicación del art. 13.1 del Reglamento 510/2006 podría haber llevado a un resultado distinto, teniendo en cuenta los distintos supuestos que el mismo tipifica como infracción, el Tribunal General anula ambas decisiones de la Sala de Recurso y devuelve los asuntos para su resolución aplicando el criterio expresado.      

Curiosamente, las propias Directrices de la OAMI fueron modificadas el 1 de agosto de 2014 (esto es después de presentadas ambas demandas ante el Tribunal General, pero antes de su resolución) para pasar a acoger, con total exactitud, la posición que había sido mantenida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en estos procedimientos al respecto de la relación de entre los tres artículos que nos ocupan, contradiciendo, por lo tanto, las citadas decisiones de su Sala de Recurso. No evitó esto, sin embargo, que la OAMI siguiese defendiendo ante el Tribunal la legalidad de tales decisiones y solicitando, en consecuencia, la desestimación íntegra de las demandas planteadas. Pese a indicar que la Directrices de la OAMI carecen de fuerza vinculante, es éste un hecho al que prestan especial atención las sentencias que nos ocupan (ap. 45 a 52 de la sentencia en el asunto T-387/13).           

Por otro lado, las sentencias de 18 de septiembre de 2015 del Tribunal General se refieren, tanto a las alegaciones de la demandante, como al contenido de las nuevas Directrices de la OAMI, según las cuales el art. 14.1 del Reglamento 510/2006 (y del posterior Reglamento 1151/2012) contendría, pues, un motivo absoluto de rechazo de marcas (equivalente, en este caso, al art. 7.1.k del Reglamento sobre la marca comunitaria) aplicable ex officio por la OAMI y Oficinas nacionales; sin embargo, se echa a faltar la posición expresa del Tribunal a dicho respecto.

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