En la elaboración de este post ha colaborado Ernesto Cebollero, de SFP Legal. Una versión en inglés del mismo puede encontrarse aquí.

En ocasiones, en situaciones de conflictos de marcas, la negociación de convenios de coexistencia entre signos distintivos en disputa puede resultar aconsejable. En estos convenios las partes se comprometen, entre otros extremos, a dejar de utilizar tal o cual marca y/o a abstenerse de solicitar registros en un período de tiempo más o menos largo. El alcance global que generalmente tienen las actividades comerciales de las empresas implicadas en estos conflictos (habitualmente multinacionales), provoca que dichas obligaciones se extiendan a una pluralidad de Estados o, con carácter general, al mundo entero.

En el presente post queremos plantear qué pasa cuando una de las partes del convenio lo incumple – ya sea porque sigue utilizando una de las marcas en disputa en un determinado territorio o porque solicita un nuevo registro – y la otra parte se plantea demandarlo.

El carácter internacional de estos acuerdos provoca que esta decisión no sea fácil.

Sin duda, siempre existe la opción de presentar la demanda ante los tribunales del domicilio de la parte presuntamente incumplidora. Con carácter universal, todos los Estados reconocen el foro del domicilio del demandado como foro general (así, por ejemplo, en la UE, art. 6 R. Bruselas I). Ahora bien, esta solución tiene sus inconvenientes en aquellos casos en los que el incumplimiento no se ha producido en ese Estado. Efectivamente, el demandado puede estar domiciliado en Italia, pero la solicitud del registro o la utilización indebida pueden haberse realizado en Australia. En tal caso, de demandar en Italia, posteriormente será preciso reconocer la decisión y ejecutarla en Australia, lo cual conlleva importantes costes en tiempo y dinero. Ciertamente, es posible solicitar medidas cautelares en Australia a la vez que se tramita el procedimiento en Italia pero, de nuevo, los costes pueden ser elevados.

Aunque no siempre sea así, en la mayoría de los casos resulta conveniente litigar en el Estado donde se ha producido la solicitud/utilización de la marca en incumplimiento del contrato para atajar el posible daño a los intereses de nuestro cliente de la manera más rápida posible.

Una opción para lograr este objetivo que se puede plantear sería la de acudir al forum executionis (foro del lugar de cumplimiento de la obligación) que, por ejemplo, se establece en la Unión Europea en el Art. 7.1 R. Bruselas I. Ahora bien, la posible aplicación de este foro de competencia dependerá de la manera en que se han detallado las obligaciones en el contrato. La razón es que el forum executionis designa como competentes a los tribunales del “lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda”, no los del lugar donde se ha incumplido la obligación. En aquellos casos, en los que el convenio de coexistencia detalla los países en los que no se puede utilizar o registra una marca, podrá entenderse que existe una multitud de obligaciones de no registro/utilización las cuales, cada una de ellas, debe cumplirse en un único lugar. Así, si el convenio establecía que una de las partes no podía utilizar una marca ni en España ni en Italia, y lo hace en España, podrá entender que ha incumplido la obligación de no utilizar la marca en España, por lo que los tribunales españoles podrán ser competentes.

Ahora bien, en aquellos convenios – los más habituales en la práctica – en los que no se detallan cuales son esos países o cuando se trata de marcas comunitarias, el recurso al forum executionis será más problemático. En nuestra opinión, en el marco del R. Bruselas I, imposible. La razón es que las obligaciones que las partes asumen en los convenios de coexistencia son de “no hacer” y, si su ámbito es universal (no se puede utilizar/registrar la marca en ningún país), sencillamente, no existe un lugar de cumplimiento de la obligación o este existe en el mundo entero. Lo mismo ocurre cuando la marca es comunitaria: no se puede fijar un Estado miembro en el que se encuentre el lugar de cumplimiento, el lugar de cumplimiento de la obligación es toda la UE. La ficción de considerar que el lugar de cumplimiento se encuentra allí donde se ha producido el incumplimiento no resulta admitida, a los efectos del art. 7.1 R. Bruselas I, por el TJUE (STJUE de 19 febrero 2002, C-256/00, “Besix”). En tales supuestos, el Tribunal consideró que el forum executionis no resulta aplicable. Resultado: en aquellos convenios de coexistencia en los que las partes no detallan los países en los que no se puede utilizar/registrar la marca, el demandante se puede ver imposibilitado de demandar en esos países.

Una segunda opción para estos casos problemáticos podría consistir en actuar por la vía extracontractual si la solicitud/utilización de la marca supone una infracción de marca y beneficiarse del forum delicti commissi, foro de competencia recogido en la gran mayoría de ordenamientos. Efectivamente, podría entenderse que la demanda puede presentarse en el país donde se ha producido ese solicitud/utilización en tanto que lugar de producción o donde se puede producir el hecho dañoso (en este sentido, art. 7.2 R. Bruselas I), es decir, la infracción de marca. En nuestra opinión, no parece que esta opción sea viable o, al menos, no deja de presentar problemas. La razón es que, en realidad, lo que se está reclamando es, a su vez, una infracción y un incumplimiento contractual (la solicitud/utilización de marca puede ser una infracción pero también el incumplimiento de una obligación contraída por las partes) y, como dice la regla, entre las partes el contrato el ley. Es decir, lo firmado por las partes debe prevalecer. Ciertamente, en algunos sistemas procesales, se puede admitir que las partes elijan demandar por unos mismos hechos por la vía contractual o extracontractual, pero en situaciones internacionales esta posibilidad no está nada clara por cuanto ello permite a las partes practicar el llamado forum shopping en su propio beneficio y generar una gran inseguridad jurídica que afecta al derecho a una tutela judicial efectiva del demandado. En este sentido, debe recordarse la STJUE de 13 marzo 2014, C-548/12, “Brogsitter, en la que se establece que, a efectos del R. Bruselas I, las acciones que en Derecho nacional pueden tener una naturaleza extracontractual están, no obstante, incluidas en la materia contractual del art. 7.2 “si el comportamiento imputado puede considerarse un incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como pueden determinarse teniendo en cuenta el objeto del contrato”.

Antes las limitaciones del forum executionis, y la imposibilidad de acudir al forum delicti commissi, en nuestra opinión queda una opción para facilitar la reclamación del incumplimiento de los convenios de coexistencia en más países que simplemente el del domicilio del demandado: la inclusión de una cláusula de sumisión expresa. La negociación de estas cláusulas no es sencilla, por cuanto cada una de las partes intenta que los tribunales designados en la misma sean los de su domicilio. Debe advertirse que esto tiene sus beneficios (litigar en casa), pero también sus inconvenientes. En particular, la necesidad que generalmente existirá de tener que reconocer y ejecutar la decisión en una jurisdicción extranjera si el demandado tiene sus bienes en otro Estado. Pero, además, en los convenios de coexistencia, este problema se agrava pues será extraño que la marca se haya utilizado/solicitado en el Estado designado por la cláusula de sumisión. Nuestra experiencia nos demuestra que, a la hora de redactar estas clausulas, hay que ser imaginativo y hacer uso de toda la flexibilidad que ofrecen las normas sobre jurisdicción. En este sentido, la propuesta a nuestros clientes consisten en la inclusión de una cláusula de sumisión que, en caso de incumplimiento contractual, permita a la parte demandante presentar la demanda ante: a) los tribunales del domicilio del demandado; b) los tribunales del Estado donde se ha solicitado o se ha utilizado la marca en cuestión, y en caso de haberse solicitado o utilizado en varios Estados, podrá concentrar la demandas ante los tribunales de cualquiera de esos Estados. Aunque la segunda alternativa no señala directamente el tribunal competente, si que “concreta los elementos objetivos sobre los que las partes han acordado designar al tribunal competente”, por lo que no puede sostenerse que estas cláusulas no sean válidas (STJUE de 9 noviembre 2000, C-387/98, “Coreck Maritime”).

La redacción propuesta ofrece al demandante dos posibilidades según los intereses en presencia. Si desea asegurar una rápida paralización de la solicitud o uso de la marca, podrá acudir al Estado donde la utilización/solicitud se ha producido. Si estos hechos se han producido en una pluralidad de Estados, en vez de iniciar un proceso en cada uno de ellos, se le permite concentrarlos en un único Estado a su elección. Ahora bien, nada le impide optar por presentar una o varias demandas por los hechos ocurridos en uno o varios de esos Estados – de ahí que se utilice el vocablo “podrá” –. El demandante puede optar por los tribunales del domicilio del demandado si, por ejemplo, quiere aumentar las posibilidades de concretar y finalmente obtener una buena indemnización, teniendo en cuenta, como se ha dicho, los costes suplementarios que conlleva tener que ejecutar la sentencia extranjera en el país donde el demandado tiene sus bienes. Se trata, sin duda, de una cláusula pro-demandante, por cuanto le abre grandes alternativas para litigar, que, además debe cumplir una función indirecta: desincentivar al incumplimiento del contrato.

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Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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