**Artículo preparado para Lvcentinvs por Ernesto Barzola, alumni del Magister Lvcentinvs**

En estos tiempos donde la tecnología está a la mano de todos, aún existen problemas para poder informarnos (o que la Autoridad se informe) adecuadamente sobre pronunciamientos importantes, vinculados a la interpretación de las normas (la explicación a esto al final del artículo).

Así ocurre en esta parte del mundo, donde el Tribunal Andino ha efectuado una interpretación prejudicial (para una mejor explicación del Tribunal Andino y de la función de la Interpretación Judicial, recomendamos la lectura del siguiente artículo) vinculada a las prohibiciones de registro aplicables a los nombres comerciales.

La interpretación prejudicial mencionada corresponde al Proceso 203-IP-2014, publicado el 10 de abril de 2015, a través del cual el Tribunal Andino se pronuncia con relación a la interpretación facultativa requerida por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (Primera Instancia Administrativa).

El caso

Todo empezó con la solicitud de registro del nombre comercial MOLINERA LOS ANGELES, por parte de la empresa MOLINERA LOS ANGELES S.A., para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de avena, de la clase 30.

Cabe indicar que los nombres comerciales son una figura aún vigente dentro de la legislación andina (Decisión 486) y son definidos como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil” (artículo 190 de la Decisión). A diferencia de las marcas o lemas comerciales, su protección se origina con el primer uso en el mercado y su registro es meramente declarativo, por lo que pueden ser opuestas a solicitudes sin haber sido registradas previamente.

Contra dicha solicitud se opuso Global Alimentos S.A.C., en virtud a sus marcas ANGEL y la notoriedad de dicha marca. Invocó las prohibiciones de registro establecidas en los incisos a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, las cuales señalan lo siguiente:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Debido a los argumentos y artículos citados por la opositora, la Dirección de Signos Distintivos elevó la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, la Dirección delimitó su solicitud de la siguiente manera: ¿en un procedimiento de solicitud de registro de nombre comercial es posible aplicar la causal de prohibición de registro de marcas contenida en el artículo 136 inciso h) –prohibición que protege a los signos notorios– de la Decisión 486?

A esta consulta el Tribunal respondió de la siguiente manera:

Para que un nombre comercial sea susceptible de registro debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial. En consecuencia, en el trámite de oposición contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial. En este sentido, es aplicable el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Es decir, ante una solicitud de registro de nombre comercial, es factible oponerse al referido registro en base a la titularidad de un signo notorio.

¿Acaso no podría oponerse un signo notorio al registro de un nombre comercial? ¿Cuál es el problema de esta conclusión? Pues si bien el resultado es el correcto lo reprochable está, básicamente, en omitir analizar las prohibiciones específicas establecidas para los nombres comerciales (artículo 194 de la Decisión 486).

Así, la Decisión 486 establece en su artículo 194 que no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

 Y digo “básicamente” puesto que la conclusión resulta correcta desde una perspectiva finalista, mas no con relación a una correcta y debida interpretación de la figura del nombre comercial y su normativa.

Conclusión

Para empezar debemos notar que la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal Andino toma en cuenta una interpretación prejudicial previa, Proceso 40-IP-2013 el cual a su vez cita lo establecido en el Proceso 109-IP-2012, siendo que los referidos procesos se encontraban referidos a solicitudes de registro de marca a las que se les habían opuesto nombres comerciales. Es decir, en los procesos citados se analizó la naturaleza de los nombres comerciales (obtención del derecho) y cuando podían ser opuestos (aplicación del artículo 136 inciso b).

En el presente caso, el procedimiento correspondía a la solicitud de registro de un nombre comercial, figura que, conforme se ha señalado, responde a sus propias prohibiciones establecidas en el artículo 194.

Sobre este punto, el Tribunal Andino ha equiparado las normas propias de los nombres comerciales –al menos en cuanto prohibiciones de registro– a las correspondientes a las marcas, siendo que el legislador no efectuó, como sí lo hace con los lemas comerciales –véase el artículo 179 de la Decisión 486–, una remisión expresa a las normas correspondientes a las marcas.

Otro tema a tener en consideración consiste en el hecho que el Tribunal precisa que un nombre comercial debe otorgarse siempre que no vulnere lo establecido en los artículos 135 y 136 de la Decisión (prohibiciones absolutas y relativas, respectivamente), precisando que únicamente “en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial.” Esto quiere decir, que el Tribunal deja abierta la posibilidad que un nombre comercial sea denegado por alguna de las prohibiciones expresamente establecidas para las marcas, pero, no cualquier prohibición será aplicable, sólo las que estén acorde a la naturaleza del nombre comercial. Conclusión sobre este punto, habrá que esperar futuras interpretaciones para saber qué prohibiciones son las aplicables.

En mi opinión personal, si bien sí correspondería oponerse a una solicitud de registro de nombre comercial en base a un signo notorio, ello debería llevarse a cabo en base a lo señalado en el inciso c) del artículo 194, artículo donde expresamente se establecen las prohibiciones de registro aplicables a los nombres comerciales. Asimismo, deberían las Autoridades, en virtud del principio iura novit curia, ante una oposición a un nombre comercial en base a un signo notorio, adecuar el artículo invocado –del 136 inciso b) al 194 inciso c)

Por el momento, el procedimiento en el cual nació la consulta (Expediente Nº 365867-2008) aún se mantiene suspendido “esperando la respuesta del Tribunal Andino”, quizás sea por demora en las comunicaciones o, quizás, porque al igual que yo, no están muy seguros que la interpretación sea la más precisa.

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