El pasado jueves, el TJUE publicó su Sentencia de 3 de septiembre de 2015, en el asunto C-125/14 (Iron Smith) que responde a una cuestión prejudicial relativa al alcance geográfico que ha de tener el renombre de una marca.

Hechos

Los hechos que motivaron la cuestión prejudicial del Fővárosi Törvényszék húngaro, son, en suma, que Iron Smith solicitó una marca nacional “be impulsive” a la que Unilever se opuso en base a en sus marcas “Impulse”, internacional y comunitaria.

La oficina húngara rechazó la solicitud teniendo en cuenta el renombre de la marca comunitaria, lo que motivó el recurso del solicitante debido a la falta de prueba del renombre en Hungría (limitada a Reino Unido e Italia).

Cuestiones prejudiciales

 Visto el panorama, el Tribunal de Budapest plantea al TJUE las siguientes cuestiones relativas a la interpretación del artículo 4.3 de la Directiva 2008/95

  • (Primera)¿Es suficiente el renombre de la marca en un solo Estado Miembro diferente a aquel en el que se presenta la oposición? (Tercera) ¿Puede exigirse prueba del renombre para este último país?
  • (Segunda) ¿Son aplicables los criterios jurisprudenciales relativos al uso genuino a los casos de renombre?
  • (Cuarta) ¿Cuáles son los extremos que debe probar para que se entienda que se cumple el requisito de riesgo de perjuicio o aprovechamiento?

Decisión

El TJUE responde de manera conjunta a las tres primeras preguntas afirmando que, efectivamente, el renombre acreditado en una parte sustancial del territorio de la Unión (que puede ser un único Estado) puede ser suficiente para que se considere renombrada una marca comunitaria y que los criterios aplicables al uso genuino no son relevantes a los efectos de analizar la reputación de la marca comunitaria.

Sin embargo, el titular de la marca renombrada habrá de probar que parte comercialmente relevante del público está familiarizado con la marca, la existencia de una conexión entre la marca anterior y la solicitud posterior y la existencia de un riesgo de perjuicio, al menos potencial, para la marca renombrada.

Conclusiones

 Lejos del optimismo que se ha desatado en otros lares con esta decisión, considero que hay dos cuestiones que no han quedado del todo bien resueltas.

El primero tiene que ver con la conexión entre los criterios para delimitar el uso genuino y la reputación. Creo que todos estamos de acuerdo con que nos encontramos ante supuestos distintos y que tienen un objeto diferente. Sin embargo, la total impermeabilidad entre criterios nos puede llevar a que una marca comunitaria sea considerada renombrada por su uso intensivo en un solo país -en virtud de la línea jurisprudencial que nacería de esta Sentencia-, y que, a la vez, se entendiese que no existe uso genuino de dicha marca precisamente porque su uso se limita a un solo país -como se desprende de la reciente Sentencia de la High Court of Justice en el Asunto Sofa Workshop Limited v. Sofaworks Limited [2015] EWHC 1773 (IPEC), artículo en IPWatchDog al respecto aquí-.

Es necesario, por tanto, una cierta armonización de criterios (en especial en lo que al ámbito geográfico se refiere) para evitar incurrir en el absurdo que se podría dar a día de hoy en Reino Unido.

Otro aspecto que debería frenar la euforia de los titulares de marcas renombradas es el segundo punto de la decisión, que a mi entender afecta plenamente a la naturaleza unitaria de la marca comunitaria.

El TJUE exige que se acredite, en aquel país donde no se ha probado el renombre, al menos un cierto nivel de conocimiento y la existencia del vínculo en la mente del consumidor entre ambas marcas.

En la práctica lo que hace el TJUE es negar la naturaleza unitaria del renombre de la marca (o mas bien, de sus efectos) dado que el titular sólo podrá hacer valer dicho renombre de su marca en aquellos Estados Miembros donde acredite los requisitos anteriormente mencionados, lo que se traduce en un efecto asimétrico de su marca renombrada en los diferentes Estados.

Todo ello considerando además que la prueba del vínculo en la mente del consumidor será más complicada cuanto menos conocida sea la marca en cada uno de los países.

Cabe preguntarse si no sería mas coherente con la naturaleza unitaria de la marca comunitaria que la Oficina Nacional valorase la existencia del vínculo y el potencial perjuicio (o aprovechamiento) teniendo en cuenta al consumidor europeo y no al nacional, a cambio de exigir un uso más extensivo de la marca para entender que una marca comunitaria es renombrada a nivel de la Unión.

El debate entre la marca nacional y la unitariedad o no de los efectos de las marcas renombradas está abierto.

Pasad, coged una cerveza y sentíos libres de comentar.

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