**Artículo preparado para Lvcentinvs por Ernesto Barzola, ex-alumno del Magister Lvcentinvs**

Han pasado ya seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del último precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI –para los no familiarizados con el sistema jurídico peruano, es el ente administrativo encargado de la Propiedad Intelectual (marcas, patentes, derecho de autor, entre otros), el cual se encarga desde los registros hasta los procedimientos de infracción–.

El precedente en mención es el correspondiente a los acuerdos de coexistencia marcaria (Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI), el cual tiene por finalidad precisar los alcances de los referidos acuerdos a efectos que la Autoridad los acepte –los precedentes de observancia obligatoria constituyen pronunciamientos que interpretan la legislación existente de modo expreso y con carácter general, siendo su aplicación de obligatorio cumplimiento, salvo nuevo pronunciamiento que modifique dicha interpretación, para una visión de los diversos precedentes en materia de Propiedad Industrial, véase aquí

Si bien los acuerdos de coexistencia responden a la voluntad de las partes y la libertad que poseen para funcionar en el mercado basándose en la buena fe comercial, en el sistema comunitario andino (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) la normativa exige que la Autoridad efectúe un examen ex-officio de las prohibiciones absolutas y relativas, entre ellas, el riesgo de confusión entre dos signos.

En virtud de dicho examen ex-officio resultaba común observar un gran número de apelaciones derivadas de las denegatorias de oficio por considerar a los signos solicitados confundibles con otras marcas registradas. Cabe indicar que a efectos de superar dicha denegatoria, los solicitantes solían adjuntar acuerdos de coexistencia, así como cartas de consentimiento, en ambos casos suscritos con los titulares de las marcas base de la denegatoria.

Los resultados de dichas impugnaciones resultaban diversos, así un acuerdo podía ser aceptado y otorgarse el registro del signo solicitado, en tanto que también podía ser evaluado y no lograr evitar la denegatoria, en estos últimos casos la Autoridad señalaba, usualmente, que pese a la existencia de un acuerdo de coexistencia, la semejanza entre los signos comparados determinaba que no fuera factible aceptar los mismos y así evitar el riesgo de confusión.

Cabe agregar que incluso se desechaban acuerdos de coexistencia elaborados específicamente para cada caso en concreto, lo cual elevaba los costos de los procesos de registro por parte de los solicitantes, aunado al hecho que impedían generar predictibilidad por parte de la Autoridad. Nótese que ello también surgía en los procesos contenciosos (de oposición), más aún cuando la Normativa Andina no cuenta con un período de reflexión (cooling off) a diferencia de las prácticas europeas, en el cual las partes puedan llegar a un entendimiento y evitar procedimientos largos.

Dado ese escenario, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual decidió emitir un precedente de observancia obligatoria a fin de uniformizar el criterio correspondiente a la redacción de los acuerdos, permitiendo un mejor desempeño del mercado. Esto se realizó teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1075 (Artículo 56.- Coexistenca de signos. Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado oposiciones).

El precedente regula los siguientes seis requisitos mínimos que debe contener todo acuerdo de coexistencia:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.

c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas.

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes

Ahora bien, al haber transcurrido seis meses desde la publicación y entrada en vigencia del precedente, la aplicación del mismo a través de este tiempo ha permitido conocer con mayor precisión sus alcances.

Así –y pese a resultar obvio en ciertos puntos– los requisitos mínimos de los acuerdos de coexistencia han venido siendo aplicados de la siguiente manera:

a) Información sobre los signos objeto del acuerdo: La interpretación sobre este punto no ha variado, es sencilla y objetiva, pues conlleva la identificación de los signos, incluidos los productos o servicios, a los que se refieren.

b) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo: Inicialmente este punto requería que se especifique el país de aplicación (especialmente la misma resolución que estableció el precedente, donde no se aceptó la fórmula “este acuerdo se aplica a todo el mundo”). No obstante ello, luego se fueron aceptando los acuerdos que incluyeran frases como “obligatorio entre las partes en todos los países y territorios a través del mundo” o “válido a nivel mundial”. Es decir, requiere que efectivamente resulte aplicable en Perú.

c) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos materia del acuerdo de coexistencia en el mercado: Si bien este punto continúa señalando que “será necesario que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes respectivas”, ello resultaba contradictorio, pues de efectuarse resultaría, hasta cierto punto, innecesaria la celebración de un acuerdo de coexistencia al eliminarse la vinculación entre productos y/o servicios. Sin embargo, este requisito se ha ido relativizando para darle mayor relevancia literal d).

d) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos: Este punto resultaba esencial no solo en el precedente, sino también en las resoluciones anteriores que evaluaban los acuerdos de coexistencia, en la medida que permitían apreciar el modo en que las partes iban a actuar en el mercado y así evitar el posible riesgo de confusión al que sería inducido el público. Cabe indicar que este es uno de los requisitos más abiertos, pues permite determinar a las partes la manera en que procederán en el mercado sin preocuparse, necesariamente, del registro. Así, se han aceptado fórmulas relacionadas con el uso conjunto de otra marca, uso de colores específicos, el uso para determinados productos, entre otros.

e) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo: Con relación a este criterio, se aceptan fórmulas tales como: “notificaciones o cartas notariales previas”, “efectuar los esfuerzos necesarios para resolver las disputas en base a negociaciones”, entre otros.

f) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia litigiosa entre las partes: Finalmente, la Sala consideró que en el supuesto que las partes no puedan solucionar los conflictos post acuerdo, se debe establecer un método para resolver dichas discrepancias. Este punto resulta entendible en tanto que al aceptarse un acuerdo de coexistencia y, por ende, la coexistencia de dos marcas similares o idénticas, escaparía del ámbito de la Autoridad el velar por dicha coexistencia pacífica, siendo los titulares los únicos encargados de verificar si la coexistencia se debe mantener o no.

Como se advierte, a lo largo de estos cortos seis meses, los requisitos de los acuerdos de coexistencia, así como su aplicación, han sido tratados por el Tribunal de INDECOPI, permitiendo mayor certeza en las personas que acuden a solicitar registros respecto del destino de sus procedimientos.

Finalmente, en cuanto a las cartas de consentimiento, la Sala ha señalado, en el mismo precedente, que las mismas no son aceptadas, en la medida que la norma sólo se refiere a acuerdos de coexistencia.

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