**Entrada preparada para Lvcentinvs por María José Rodríguez Alonso , alumna del Magíster Lvcentinvs**

El 5 de mayo el Tribunal General se pronunció en los Asuntos T-183/13 y T-423/12 siguiendo las decisiones anteriores de 2012 y 2013 de la OAMI de denegar el registro de Skype como marca comunitaria. El origen está en junio de 2005 cuando Microsoft solicitó el registro de marca comunitaria de Skype (figurativo) para las clases 9, 38 y 42. A tal solicitud se opuso el grupo de televisión británico, que tenía registrada anteriormente la marca Sky para las clases 9, 38, 41 y 42.

La OAMI admitió la oposición y denegó el registro de la marca solicitada en base al artículo 8(1)(b) del Reglamento de Marca Comunitaria. Sin embargo, Microsoft perseveró para obtener Skype como marca comunitaria y decidió recurrir la decisión. No obstante, la Sala Cuarta de la Sala de Recuro de la OAMI mantuvo su postura al considerar la similitud visual, fonética y conceptual de grado medio entre los signos en conflicto. Según la División de Apelación Sky tiene una gran distintividad en Reino Unido, al menos respecto a algunos de los productos y servicios en clases 9, 38 y 41 y considera que puede haber riesgo de confusión incluso cuando el consumidor pueda poner mayor atención y que en el presente caso no se dan los requisitos de coexistencia pacífica en el mercado.

De un lado, los argumentos de Microsoft son los tres que siguen: 1) no hay similitud entre ambos signos distintivos; 2) Skype ha adquirido por sí misma y por su uso extensivo el secondary meaning; y 3) la coexistencia entre ambos sin confusión durante muchos años.

De otro lado, el TG se centra en cuatro aspectos para determinar si existe o no riesgo de confusión, a saber: el público relevante, la comparación entre los productos y servicios, la comparación de los signos y el riesgo de confusión.

En primer lugar, respecto al público relevante, el TG destaca el principio en virtud del cual para valorar el motivo de denegación relativo del artículo 8(1) del RMC es suficiente que se dé en una parte de la UE (caso Mast-Jägermaster v OHIM). Por tanto y conforme a ello, el público relevante en este no es todo el público profesional de la UE sino que debe limitarse únicamente al de Reino Unido. Si bien, a pesar de que Skype alega la necesaria especialización de los consumidores, el TG considera que los productos y servicios a los que alcanza la solicitud de registro no requiere ningún conocimiento técnico adicional salvo el uso de un ordenador e internet, por lo que excluye el requisito de experto técnico.

En relación con los productos y servicios ahora solicitados por Skype, el TG considera que son idénticos a los ya cubiertos por la marca anterior Sky; a pesar de que el recurrente defienda que son significativamente distintos. En este sentido, el TG recalca que la comparativa debe hacerse en todo caso con los productos registrados y no sólo en relación los que estén efectivamente en el mercado.

Respecto a la comparación de los signos, el TG destaca, desde la perspectiva visual, que la marca solicitada incluye tres quintos de la marca anterior y que incorpora totalmente el término Sky, que es común para los británicos. La única diferencia fonética entre ambos es la “p” al final de la marca solicitada, lo cual no será casi perceptible. Uno de los aspectos más llamativos es el hecho de que el TG considere que elemento figurativo representa una nube- suggets a cloud- y que, por ello, se incrementa la posibilidad de reconocer el elemento Sky (cielo en su traducción al español) debido a que las nubes se encuentran en el cielo (párrafo 35).

En tercer lugar, respecto al riesgo de confusión, considera el TG que sí lo hay para el público de Reino Unido valorando el grado medio de similitud conceptual, fonética y visual del signo, teniendo en cuenta, además, la distintividad de Sky en dicho país.

La decisión impugnada de la OAMI ya consideró la concurrencia de los requisitos de distintividad en la marca registrada anteriormente en base a las pruebas presentadas por Sky, posición mantenida ahora por el TG reafirmando su alta distintividad al ser una marca reconocida por el público.

Nos queda por abordar el argumento que alega Microsoft respecto a la distintividad adquirida por el uso-secondary meaning- que rebatiría el riesgo de confusión entre ambas marcas.

Respecto a este punto, el TG rechaza de pleno tal afirmación. Considera que nada prueba el razonamiento de Skype, pues la distintividad adquirida no es más que el vínculo que establecen los consumidores entre el signo y la prestación. Aún así, y en el caso de que realmente haya adquirido un significado propio para los servicios cubiertos, estaríamos ante un término genérico y descriptivo.

Discute además el solicitante que la marca Sky es descriptiva, argumento que el TG ya niega en los párrafos 41 a 47 de esta resolución; y la “dilución” de la misma, que lleva igualmente a su denegación por el Tribunal al considerar que, si bien es cierto que podría considerarse descriptivo respecto a los servicios transmitidos por satélite, en este caso el público los reconoce y ello permite superar tal alegación.

Por último, respecto a la coexistencia pacífica en que se fundamenta Skype para negar el riesgo de confusión, argumenta que no han habido conflictos entre ambas, inclusive cuando el solicitante ha aparecido en anuncios de los canales de oponente promocionando sus productos sin interponer el oponente acciones legales por infracción de marca.

Aunque el Tribunal admite que puede considerarse como criterio que disminuye el riesgo de confusión, no se da en el presente caso, pues la coexistencia concierne a los servicios P2P en Reino Unido y no al resto de servicios solicitados por Skype, y el hecho de que exista convivencia en un sólo servicios no supone su extensión al resto de servicios y, por tanto, no disminuye el riesgo de confusión para la totalidad de los servicios. Debe valorarse además la escasa duración de esa coexistencia, pues cuando Skype solicitó la marca comunitaria, el servicio llevaba 22 meses en el mercado. El TG no tiene en cuenta ni el gran éxito del mismo ni el hecho de que Sky no tomase acciones legales por la publicidad pues son, a su entender, irrelevantes. Se rechaza por tanto la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

Con todo ello, el TG decidió denegar el registro como marca comunitaria del signo figurativo Skype al considerar que se da similitud media visual, fonética y conceptual entre ambos signos; admite la alta distintividad de la marca registrada, al menos para algunos productos y servicios y, por tanto, considera la existencia de riesgo de confusión, para el público relevante de Reino Unido, incluso valorando el elevado nivel de atención.

Debe tenerse en mente que no es la primera vez que Microsoft pierde la batalla contra Sky Broadcasting Group, pues el primero ya tuvo que cambiar a principios de 2014 el nombre de su nube digital SkyDrive a OneDrive por la demanda del segundo, a quien el Juez dio la razón.

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