En marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponía la puntilla a lo que se ha dado en llamar “inmunidad registral” de los titulares de marcas registradas en su Auto TJUE de 10 de marzo de 2015 en el Asunto C-491/14, “Rosa dels Vents”.

Dicha inmunidad registral consiste (consistía) en que el titular de una marca que demandaba por infracción de marca a un tercero cuyo signo presuntamente infractor estaba registrado debía, en primer lugar, instar la nulidad de la marca del tercero para posteriormente demandar por infracción.

Esta posición doctrinal y jurisprudencial ha sido duramente criticada desde las filas del Magister Lvcentinvs, y fueron dos Alumni los que pusieron de manifiesto la problemática de esta postura (podéis leer la historia aquí).

Posteriormente fue el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante quien planteó la cuestión prejudicial al TJUE, cuya respuesta en la STJUE en el Asunto C‑561/11 “Federación Canina” fue que en el caso de infracción por una marca posterior no era necesario obtener la previa cancelación de la misma.

Con ello se obtuvo la primera victoria de los partidarios de la preeminencia del ius prohibendi del titular de la marca anterior sobre el ius utendi del titular de la marca (infractora) posterior. Sin embargo, tal interpretación quedaba restringida al ámbito de la Marca Comunitaria y al artículo 9.1 del RMC.

Los tribunales españoles no quedaban vinculados a tal interpretación y en estos años, todavía se han visto resoluciones en casos de marcas españolas en los que estos se acogían a la inmunidad registral para exigir la previa cancelación de la marca infractora.

Fue en octubre de 2014, cuando por primera vez el Tribunal Supremo realizó una interpretación del artículo 34 de la Ley de Marcas consistente con la que en su día realizó el TJUE con respecto al Reglamento, tal y como contaba Alvaro Porras Fernández-Toledano para Lvcentinvs aquí.

El TJUE no ha hecho sino confirmar que:

– La letra del artículo 34 de la Ley de Marcas no difiere (significativamente) del contenido del artículo 5.1 de la Directiva 2008/95 de Marcas (que es a su vez idéntica a la del artículo 9.1 del RMC.)

– Que el razonamiento de la Sentencia en el Asunto C-561/11 “Federación Canina” es aplicable mutatis mutandis al caso presente.

Y por tanto que “El artículo 5.1 Directiva 2008/95/CE (…), debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca.posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.

Queda por tanto, asentada dicha interpretación frente a la que tradicionalmente se venía realizando por la jurisprudencia española, en la que el artículo 34.1 LM (derecho positivo o de uso) era interpretado extensivamente y de manera preeminente al art. 34.2LM (derecho negativo o a prohibir).

A la luz de lo cual cabe plantearse si realmente la marca debe configurarse a futuro como un derecho con vertiente positiva y negativa o como un derecho de una sola vertiente, la negativa, tal y como ocurre en el caso de las patentes, en tanto la principal consecuencia práctica del ius utendi ha perdido toda su virtualidad.

Queda abierto el debate.

EL QUINTO ENEMIGO

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Vicente Zafrilla
Tras abandonar Alicante, Vicente es nuestro hombre en Munich, donde se encuentra haciendo su doctorado con una beca de programa EIPIN IS (H2020- Marie Skłodowska-Curie Action), desde donde nos mantiene al día de lo que ocurre en el otro centro de la PI europeo, por lo demás, continúa compatiendo con nosotros alguna de sus otras aficiones como la Competencia Desleal, el rugby o el llevar la contraria.

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