Las patentes vuelven para quedarse en Lvcentinvs con la recién publicada STJUE de 12 de marzo de 2015, asunto C-577/13 “Actavis Group” (en inglés, de momento).

Hechos

El 31 de enero de 1992 Boehreinger solicitó la patente europea EP 0502314 (patente básica), que fue concedida el 20 de mayo de 1998, que, entre otros reivindicaba un ingrediente activo, el telmisartan. Sobre ese ingrediente, la solicitante obtuvo una autorización de comercialización en 1998 y posteriormente un CCP, que expiró en diciembre de 2013.

En 2002, una de las filiales de Boehreinger, obtuvo la autorización de comercialización sobre un medicamento que combinaba el telmisartan con hidroclorotiazida (un ingrediente activo conocido desde el año 1958) y a continuación, solicitó un CCP sobre tal combinación a fecha de 6 de septiembre de 2002.

La UKIPO indicó al solicitante que para solicitar el segundo CCP era necesario que la combinación de ingredientes activos sobre los que se solicitaba el CCP estuviese previamente protegida por la patente, por lo que Boehreinger procedió a modificar su patente básica, incluyendo una reivindicación (número 12) que reivindicaba la combinación del telmisartan con la hidroclorotiazida.

Durante el procedimiento de modificación, la UKIPO suspendió el procedimiento de solicitud de la CCP, que se reanudó una vez autorizada la modificación.

La modificación sobre la patente fue concedida con fecha 10 de noviembre de 2004 y expiró el 30 de enero de 2012.

El CCP sobre la combinación fue concedida en enero de 2005, con fecha de caducidad el 30 de enero de 2017.

Actavis, fabricante de genéricos, solicitó la nulidad del segundo CCP al entender que el producto que protege no se encontraba protegido en la fecha de solicitud del CCP. Por tanto, no se cumple la condición que exige el artículo 3.a del Reglamento 469/2009.

Boehreinger basó su defensa en la posibilidad de modificar la patente que otorga tanto la norma europea (art 123 CPE) como la Ley de Patentes de Reino Unido.

De acuerdo con lo establecido por la sección 27 de la precitada ley la modificación de una patente tiene efectos desde el momento de su concesión.

Ante esta situación la High Court of Justice (Chancery Division) decidió plantear unas (extensas y alambicadas) cuestiones prejudiciales.

Cuestión prejudicial

La forma que tiene de plantear las cuestiones judiciales el órgano remitente merece un capítulo aparte (usa la estrategia del niño preguntón) con la (vana) esperanza de obtener una resolución exhaustiva del TJUE.

Dado que el TJUE despacha las cuatro cuestiones en apenas nueve párrafos (del 32 al 41) y ,que, para seguirlas, sea probablemente necesario hacer un diagrama de flujo, invito a los lectores menos ávidos a saltarse directamente esta parte.

Cuestión primera:

– ¿Se puede considerar una “patente básica” (a efectos del CCP), aquella que no contiene una combinación de ingredientes activos, pero que puede ser modificada para incluirla? (independientemente de si se produce o no esa modificación).

– ¿Puede una patente modificada tras su concesión ser una “patente básica”?

– ¿ Y si se modifica después de la solicitud del CCP, teniendo en cuenta que la normativa nacional retrotrae los efectos de la modificación a la fecha de concesión de la patente?

Cuestiones segunda y tercera:

– En caso de una patente básica que reivindica un producto que incluye un ingrediente activo + otra reivindicación donde se incluye tal ingrediente activo con otra sustancia,

– habiéndose obtenido un CCP sobre el ingrediente activo,

– ¿Es posible obtener otro CCP sobre la segunda combinación? y en tal caso ¿cuál será su duración?

Cuestión cuarta:

-¿La oficina nacional estaría autorizada a suspender la solicitud de la CCP para permitir al solicitante modificar su patente;

– y reiniciarla posteriormente en un plazo mayor de seis meses desde que la autorización de comercialización fue concedida, pero dentro de los seis meses posteriores a la concesión de la modificación de patente?

(De acuerdo con el art 7 del Reglamento 469/2009 la solicitud de CCP ha de hacerse dentro de los seis meses posteriores a la concesión de la autorización de comercialización).

La sentencia

Como ya hemos adelantado, el TJUE, poco dado a plegarse al nivel de casuismo requerido desde el otro lado del Canal de la Mancha, opta por resolver por la vía corta.

En lo referido a las cuestiones segunda y tercera el TJUE afirma que es posible obtener varias CCP sobre varios productos siempre que tales productos estén protegidos por la patente básica.

Lo que no es posible, teniendo en cuenta el balance entre los intereses privados de las empresas y el interés de la salud pública que debe regir en estos supuestos, es que el titular de una patente básica obtenga una CCP (potencialmente más duradera) cada vez que comercialice una combinación del ingrediente activo objeto de patente con otras sustancias que no estén incluidas dentro de tal objeto.

Por tanto, cuando una patente básica incluye un ingrediente activo que es el objeto de la invención, sobre la cual se ha obtenido un CCP, y una posterior reivindicación sobre la combinación de ese ingrediente activo con otras sustancias que no sean objeto de la misma , el artículo 3.a y .c del Reglamento 469/2009 impedirían que el titular obtuviese una CCP sobre la segunda, ya que esta quedaría fuera de la definición de «patente básica».

Lo cual le lleva a descartar la necesidad de responder a las cuestiones primera y cuarta.

Y es todo es todo hasta la fecha. Buen fin y comienzo de semana.

EL QUINTO ENEMIGO

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Vicente Zafrilla
Tras abandonar Alicante, Vicente es nuestro hombre en Munich, donde se encuentra haciendo su doctorado con una beca de programa EIPIN IS (H2020- Marie Skłodowska-Curie Action), desde donde nos mantiene al día de lo que ocurre en el otro centro de la PI europeo, por lo demás, continúa compatiendo con nosotros alguna de sus otras aficiones como la Competencia Desleal, el rugby o el llevar la contraria.

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