La semana pasada, además del comienzo del Seis Naciones, nos trajo la STG de 5 de febrero de 2015 en el Asunto T-570/10 RENV que trae causa de la STJUE de 14 de noviembre de 2013 C-383/12 (reseña por Gilberto aquí) que anulaba la anterior STG de 22 de mayo de 2012 T-570/10 y remitía el asunto de nuevo al Tribunal General.

Las marcas en conflicto son las siguientes:

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Historia del caso

La División de Oposición rechazó totalmente la Oposición basada en los artículos 8.1.b y 8.5 del Reglamento 40/94 (riesgo de confusión y perjuicio/aprovechamiento indebido de la reputación de la marca anterior), sin embargo la Sala de Recursos, estimó la Oposición en base al artículo 8.5.

La cuestión llegó al Tribunal General que en Sentencia de 22 de mayo de 2012 vino a concluir, al margen de otros aspectos, que la valoración que había realizado la Sala de Recursos con respecto a la existencia de riesgo de dilución necesario para la aplicación del artículo 8.5 era la correcta.

Un poco más en detalle, el Tribunal General entendió que la mera utilización de la cabeza de un cánido para productos idénticos o similares traería como consecuencia, a lo largo del tiempo, una dilución de las marcas anteriores. Y por tanto rechazó el recurso y confirmó la Resolución de la Sala de Recursos.

Recurrida la Sentencia ante el TJUE, este se pronunció mediante Sentencia de 14 de noviembre de 2013 en la que anulaba la STG, remitiendo el caso de nuevo al Tribunal General.

El Tribunal de Justicia estimó que el TG realizó una incorrecta aplicación de la Sentencia Intel Corporation en tanto esta obliga a acreditar la existencia de un serio riesgo de perjuicio a la reputación de la marca reputada anterior, concretado en una potencial modificación del comportamiento del consumidor, no pudiéndose inferir la misma de la mera coexistencia de las marcas en el mercado.

La Sentencia

Con estos mimbres, el Tribunal General se pronuncia rechazando, en primera instancia, la existencia de riesgo de dilución de la marca anterior, en tanto el titular de la marca anterior no había acreditado (ni siquiera alegado) que existiese un riesgo de modificación del comportamiento del consumidor.

Tras esto, el TG pasa a examinar la posible existencia de riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena (parasitismo), aspecto sobre el cuál no se había pronunciado el propio TG en su resolución anterior, en cuanto estimó la existencia de riesgo de dilución.

Los requisitos para que se entienda que nos encontramos ante un supuesto de conducta parasitaria son dos: que se produzca un vínculo en la mente del consumidor y que dicho vínculo pueda ser aprovechado por el titular de la marca solicitada.

Afirmada la existencia del vínculo, el TG considera que los argumentos de la resolución de la Sala de Recursos son sucintos y no tienen suficiente entidad como para entender que se produzca (o pueda producirse) tal aprovechamiento indebido.

A mi juicio, el Tribunal General ha pecado en este caso de intentar ser más papista que el Papa, ya que la STJUE no criticaba tanto el fallo, como la forma de llegar al mismo. El propio TJUE decía ya en el p.42 de su Sentencia que Es cierto que el Reglamento nº 207/2009 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no exigen aportar las pruebas de un perjuicio real, sino que admiten igualmente un serio riesgo de que se produzca tal perjuicio, permitiendo el uso de deducciones lógicas.” (negrita y subrayado propio)

Partiendo de esa base, cabe admitir que en lo referido al riesgo de dilución, la mera coexistencia de las marcas sea un argumento un tanto peregrino como para acreditar una posible modificación del comportamiento del consumidor.

Sin embargo, en lo referido al riesgo de parasitismo, parece que el alto carácter distintivo de la marca anterior unido a la semejanza/identidad de productos y el hecho de que se dirijan a los mismos consumidores en sectores “vecinos”, argumentos que utiliza la Sala de Recursos en el p.36 de su Resolución, deberían ser suficientes, para que, aplicando las reglas de la lógica, se deduzca un riesgo de aprovechamiento indebido.

Una aplicación estricta de la interpretación que realiza el TG en este caso, colocaría a los titulares de marcas reputadas ante la exigencia de una prueba francamente complicada -en cuanto hipotética, en la mayoría de los casos- y que, en cualquier caso, no se le exige al que alega el art 8.1.b) con respecto al riesgo de confusión.

Quedarían fuera de esta necesidad de prueba aquellas marcas con una reputación excepcionalmente alta (p.52) para las cuales el riesgo de un perjuicio o de parasitismo habría de reputarse obvio. (Lo cual no hace sino más sangrante la conclusión del TG).

Si os ha sabido a poco, pasaros por el IP Kat, donde Valentina Torelli (Lvcentina y compañera de promoción) tiene un resumen en la lengua de Shakespeare aquí.

PS: En cuanto al Seis Naciones, los tres gallos ganaron sus partidos dejando diferentes sensaciones y mientras Irlanda- sin Sexton- pasó por encima de una voluntariosa Italia, Inglaterra tuvo que tirar de oficio en la segunda parte para remontar frente a Gales y Francia cimentó su victoria en el acierto a palos de López frente a una Escocia que dejó muy buena imagen.

EL QUINTO ENEMIGO

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Vicente Zafrilla
Tras abandonar Alicante, Vicente es nuestro hombre en Munich, donde se encuentra haciendo su doctorado con una beca de programa EIPIN IS (H2020- Marie Skłodowska-Curie Action), desde donde nos mantiene al día de lo que ocurre en el otro centro de la PI europeo, por lo demás, continúa compatiendo con nosotros alguna de sus otras aficiones como la Competencia Desleal, el rugby o el llevar la contraria.

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