El nuevo año trae a Gilberto de vuelta a Lvcentinvs y a un nuevo Doctor en la plantilla fija del blog (¡enhorabuena Rodrigo!) mientras el primero se va recuperando del jet lag (ya se sabe que los jet lag mexicanos son más largos que los del resto de los mortales) y el segundo se acomoda en su nuevo estatus, os traigo las Conclusiones del Abogado General de 20 de noviembre de 2014, C-170/13, “Huawei c. ZTE“.

La Sentencia que salga de este caso va a definir las pautas en lo que a litigación (e infracción) en materia de Standards se refiere, ya que es la primera vez que el TJUE va a pronunciarse en un asunto de estas características.

Para calentar motores podéis echar un vistazo al comunicado de prensa que Aurelius dejó por aquí, y repasar qué es una SEP (Patente Esencial) y una licencia FRAND.

De manera muy resumida los hechos que motivan la Cuestión Prejudicial del Landgerich Düsseldorf son los siguientes:

– Huawei es titular de una Patente Esencial (SEP) incluida dentro del Standard LTE (“Long Term Evolution”).

– ZTE comercializa en Alemania móviles que funcionan sobre la base de la norma LTE.

– Tras varios meses de negociación infructuosa acerca de la infracción y una posible licencia, Huawei demandó por infracción a ZTE en abril de 2011. Hasta tal fecha, Huawei había indicado cual era su canon “adecuado” frente a lo cual ZTE contraofertó una licencia cruzada y 50 euros en concepto de canon.

– ZTE se opuso a la concesión de la Patente ante la EPO, que finalmente fue considerada válida por resolución de la EPO, resolución que fue impugnada por ZTE, impugnación que se encuentra pendiente de decisión.

A falta de Jurisprudencia comunitaria en la materia, el Landgerich Düsseldorf se apoya, para plantear sus Cuestiones Prejudiciales, en la Sentencia de 6 de mayo de 2009 del Tribunal Federal Supremo de Alemania “Orange-Book” (aquí la traducción al inglés) y por otro lado el Comunicado de Prensa de la Comisión de fecha 21 de diciembre de 2012 (reseñado por Aurelius aquí).

Dado lo extenso de las cuestiones, y de la Sentencia, pasamos directamente a qué es lo que dice el Abogado General Sr. Melchior Wathelet al respecto.

Tras descartar la aplicación analógica de la Sentencia Orange-Book por las diferencias fácticas entre ambos supuestos (eso es lo que dice) y de los principios establecidos por la Comisión en su comunicado, el Abogado General indica que la titularidad de una SEP podría dar lugar a una presunción iuris tantum de existencia de una posición dominante.

Asimismo resalta que acudir a una acción de cesación basada en un DPI sólo puede ser considerada como un abuso de posición dominante en circunstancias excepcionales.

En lo referido a la aplicación al presente caso, el AG propone que el titular de la SEP tenga que realizar “determinadas actuaciones concretas” siempre que el infractor tuviere aptitud para celebrar y respetar una licencia en condiciones FRAND, a fin de no incurrir en una conducta abusiva, a saber:

– Notificar por escrito y motivadamente de la existencia de infracción.

– Comunicar asimismo una oferta de licencia FRAND, incluyendo todas las condiciones que suelen figurar en una licencia en el sector de actividad, en especial el canon y el modo de cálculo del mismo.

 El infractor, por su parte, deberá:

– Responder de forma diligente y seria a la oferta, presentando una contraoferta razonable en su caso.

– No incurrir en un comportamiento dilatorio.

 El plazo de tal intercambio habría de fijarse de acuerdo a la “ventana comercial” del que disponga el titular de la SEP para rentabilizarla. Corresponde al juez nacional, asimismo determinar si el contenido de la oferta y la contraoferta son razonables.

No se considerará un comportamiento dilatorio por parte del presunto infractor acudir a un órgano jurisdiccional o arbitral para que fije dichas condiciones, ni cuestionar la validez de la patente ante un órgano judicial, en caso contrario, equivaldría a privar de su legitimación activa a cualquier empresa.

Asimismo, el infractor debe mostrarse “objetivamente dispuesto, deseoso y capacitado para celebrar el contrato de licencia”, por lo que el titular de la SEP está legitimado, sin incurrir por ello en abuso de posición dominante, a exigir una garantía o consignación de las cantidades correspondientes a la explotación ya realizada o futura.

Tampoco constituirá abuso de posición dominante por parte del titular (al contrario que las acciones de cesación, retirada de productos o de indemnización) solicitar judicialmente la presentación de datos contables, en tanto se refieren a infracciones anteriores de patente y no implican una exclusión de los mercados que motivaría la protección por la vía del abuso de posición dominante.

Tenemos en ciernes, por fin, la primera sentencia que va a abordar de una manera más o menos completa las implicaciones que tienen para el Derecho de la Competencia los Standard, las Patentes Esenciales, las condiciones FRAND y más en concreto la actuación litigiosa (y pre-litigiosa) del titular de la SEP y del infractor/potencial licenciatario.

Las Conclusiones del Abogado General anticipan una resolución que se aleja de la línea marcada por la Sentencia Orange-Book, más proteccionista con el titular de la SEP, y se aproxima más a la línea que anticipó la Comisión Europea en su comunicado de prensa.

Por lo demás, y como suele ser habitual, el Abogado General deja a la valoración del Tribunal Nacional la concreción de varios aspectos (no menores) como el plazo durante el cual pueden desarrollarse las negociaciones o la razonabilidad de la oferta y de la contraoferta.

Por otro lado, el AG da un paso adelante proponiendo que la titularidad de una SEP pueda generar una presunción iuris tantum de posición dominante, lo cual sería defendible si se entiende que se suman los efectos anticompetitivos que tienen los Derechos de Propiedad Intelectual per se, con los efectos anticompetitivos que tienen las normas o standards (que no dejan de ser prácticas concertadas autorizadas).

Sin embargo, esta propuesta supone, bajo mi punto de vista, una inversión de la carga de la prueba un tanto excesiva, y en cualquier caso, innecesaria.

También se echa de menos alguna referencia más concreta a qué se debe entender cuando se habla que el infractor deba mostrarse “objetivamente dispuesto, deseoso y capacitado para celebrar el contrato de licencia”, como hacía la Sentencia Orange-Book.

Por último es reseñable el llamamiento que hace el AG a acudir a otras ramas del ordenamiento para resolver este tipo de controversias más allá del Derecho de la Competencia, y a las SSOs (Standard Setting Organization) para que establezcan un marco de negociación/normas de buena conducta para la negociación de las licencias en condiciones FRAND.

Una vez que se dicte la Sentencia no habrá que esperar mucho para que se vayan perfilando cuáles son las reglas de juego que rigen esta cuestión tan compleja (e interesante).

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