En el año 2010 dos Lucentinus (Camilo Sessano Goenaga y Sofía Martín Santos) publicaron un artículo en la Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia” nº 13, ISSN 1575-2054 (La Ley, Wolters Kluwer group), Enero/Febrero 2010, págs. 47-65. El título del artículo era:

– «Ius excludendi vs ius utendi: ¿Puede el titular de una marca comunitaria anterior prohibir el uso de una marca comunitaria registrada posterior y confusionaria, o debe anularla previamente?»

Con el permiso de la Gaceta Jurídica UE, este artículo también fue publicado en UAIPIT, en la Publicación conmemorativa, XV Aniversario AAAML.

Como sabréis, en este artículo se criticaba duramente una jurisprudencia asentada y unánime del Tribunal Supremo y del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, que no permitía iniciar acciones por infracción (y no cobrar daños y perjuicios) contra marcas posteriores y confusionarias si éstas se amparaban en un registro.

Al leer el artículo, allí donde antes nunca había dudado, surgieron en el Tribunal de marca Comunitaria de Alicante dos dudas interpretativas insuperables. Tan insuperables que plantearon sendas cuestiones prejudiciales ante el TJUE:

La primera sobre diseños, (Sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10, «Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. v. Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L«). Aquí el TJUE confirma la postura mantenida por los Lucentinus.

Y la segunda sobre marcas. En este asunto C‑561/11, «Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza«, el Abogado general Paolo Mengozzi, en sus conclusiones presentadas el 15 de noviembre de 2012, no sólo da la razón a los Lucentinus sino que copia y usa gran parte de la estructura del artículo publicado en el año 2010 y de los argumentos ahí vertidos. De nuevo se refiere, tal como la hizo en el asunto C- 488/10, a la existencia de un “intenso debate en la doctrina”, e incluso copia y cita la expresión “teoría de la inmunidad registral” inventada por los Lucentinus. Lo triste es que no ha citado la fuente dogmática y científica que reproduce en sus conclusiones, pero bueno, usar ha usado y mucho la fuente Lucentina.

Y esta es la historia de cómo llegaron los Lucentinus al Tribunal de Justicia de la U.E.

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Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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